東京高等裁判所 平成７年（行ケ）１９４号 判決 1997年2月13日
東京都豊島区東池袋３丁目７番４号
原告
株式会社倉本産業
代表者代表取締役
倉本馨
訴訟代理人弁護士
小坂志磨夫
同
小池豊
同弁理士
永井義久
奈良県生駒市壱分町４５０番地の１８２
被告
濱田秀雄
訴訟代理人弁理士
大石征郎
主文
１ 特許庁が平成４年審判第１８４７２号事件について平成７年６月２８日にした審決を取り消す。
２ 訴訟費用は被告の負担とする。
事実
第１ 当事者が求める裁判
１ 原告
主文と同旨の判決
２ 被告
「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決
第２ 請求の原因
１ 特許庁における手続の経緯
被告（審判被請求人）は、名称を「転写印刷シート」とする特許第１６７７７０９号発明（以下、「本件発明」という。）の特許権者である。なお、本件発明は、昭和５９年１１月３０日に特許出願（昭和５９年特許願第２５４５３４号）、平成２年１０月２５日に出願公告（平成２年特許出願公告第４８４３９号）、平成４年７月１３日に設定登録がなされた後、明細書を訂正することについて審判の請求（平成５年審判第１７６８号）がなされ、平成７年３月１０日に明細書の訂正が認められたものである。
原告（審判請求人）は、平成４年９月３０日、本件発明の特許を無効にすることについて審判を請求し、平成４年審判第１８４７２号事件として審理された結果、平成７年６月２８日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決がなされ、その謄本は同年７月１７日原告に送達された。
２ 本件発明の特許請求の範囲（別紙図面Ａ参照）
離型性を有する剥離シートＡの離型性保有面に、界面活性剤を配合した接着剤組成物による所定のパターンの印刷層Ｂを設け、ついで該印刷層Ｂ上に、前記と実質状同一のパターンを描くようにインクによる単色又は多色の印刷層Ｃを設け、さらにその印刷層Ｃの上から、前記パターンより広い面積を覆う剥離可能な保護シートＤを設けた構成を有する転写印刷シート
３ 審決の理由の要点
(1)本件発明の要旨は、その特許請求の範囲に記載された前項のとおりのものと認める。
(2)これに対し、原告は、本件発明の特許は、以下の理由により無効とすべきであると主張する。
<１> 特許無効理由１
特許請求の範囲の層構成の形成順序に関する記載は本件発明の構成ではないとの前提のもとに、
本件発明は、その特許出願前に頒布された刊行物である昭和３８年特許出願公告第１０６６３号公報（以下、「引用例１」という。）に記載された発明であって、特許法２９条１項３号に該当するものであるから、同法１２３条１項１号に該当する。
<２> 特許無効理由２
特許請求の範囲の層構成の形成順序に関する記載は本件発明の構成ではないとの前提のもとに、
本件発明は、その特許出願前に頒布された刊行物である引用例１記載の発明及び昭和５８年実用新案出願公告第３５４９３号公報（以下、「引用例２」という。）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法２９条２項の規定に違反するものであるから、同法１２３条１項１号に該当する。
<３> 特許無効理由３
層構成の形成順序が本件発明の構成の一部であるとしても、
本件発明は、その特許出願前に頒布された刊行物である昭和５１年特許出願公開第１５０４１４号公報（以下、「引用例３」という。）に記載された発明及び昭和５０年特許出願公告第１８４０９号公報（以下、「甲第７号証刊行物」という。）に記載された発明、引用例１記載の発明及び引用例２記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法２９条２項の規定に該当するものであるから、同法１２３条１項１号に該当する。
(3)検討
<１>特許無効理由１について
特許発明の要旨認定は、特許法３６条５項２号の規定（平成６年法律第１１６号による改正前）に照らして、特段の事情のない限り、特許請求の範囲の記載に基づいてなされるべきであるところ、本件発明の特許請求の範囲の末尾がもの（転写印刷シート）で表現されていることがこの特段の事情に当たるとは認められないので、層構成の形成順序に関する記載を含めて、特許請求の範囲に記載されたとおりのものが本件発明の要旨というべきである。
そして、引用例１には転写材料に関する発明が記載され、転写材料が、透明あるいは半透明の担体シートに印刷インキで図がつけられ、印刷インキが本質的に重合体材料を基礎材料とし、かつ、可塑剤を含有するものであり、薄い一層の感圧接着剤が前記図と合致して、あるいは、印刷した側の担体シートの印刷域の全体にわたってつけられたものであること（１頁右欄３３行ないし２頁左欄７行ほか）、非イオン性表面活性剤１．２部、陰イオン性表面活性剤０．３部を含む感圧接着剤の使用（３頁右欄２０行ないし３４行）等が開示されている。
そこで本件発明と引用例１記載の発明とを対比すると、本件発明が、離型性を有する剥離シートＡの離型性保有面に、界面活性剤の配合された接着剤による所定のパターンの印刷層Ｂを設け、ついで該印刷層Ｂ上に、印刷層Ｂと実質状同一のパターンを描くようにインクによる単色又は多色の印刷層Ｃを設けているのに対して、引用例１記載の発明は、担体シート上に印刷インキの図を形成し、その上から感圧接着剤を形成したものであり、層構成の形成順序が相違する。してみれば、その余についてみるまでもなく、本件発明が引用例１記載の発明であるとすることはできない。
したがって、原告主張の特許無効理由１は理由がない。
<２> 特許無効理由２について
引用例１記載の発明は、前記のように、担体シート上に印刷インキの図を形成し、その上から感圧接着剤を形成したものであり、本件発明とは層構成の形成順序が相違する。
また、引用例２には、「剥離性及び印刷適性をもつ合成紙からなる台紙１上に、絵柄の印刷面積にほぼ合わせた透明合成樹脂系フイルムの保護層２を設け、その保護層２上に転写絵柄の印刷層３と、保護層２の形成面積に合致させた感圧性接着剤層４を形成し、さらに台紙１との間で前記各層２、３、４を挟む可剥紙５を前記接着剤層により接着して重ねたことを特徴とする感圧接着転写紙」が記載されている（別紙図面Ｂ参照）。
しかし、引用例２記載のものは、台紙上に保護層を設け、その上に印刷層、接着剤層を形成し、さらに可剥紙を重ねたものであり、本件発明とは層構成の形成順序が相違する。
引用例１記載の発明及び引用例２記載の発明は、本件発明とはいずれも基本構成において相違するので、本件発明かこれらの発明に基づいて当業者が容易に想到できたとすることはできない（その他、下記の特許無効理由３についての判断も参照）。
したがって、原告主張の特許無効理由２は理由がない。
<３> 特許無効理由３について
本件発明は、明細書及び図面の記載を考慮すると、従来の水転写タイプやアルコール転写タイプの転写印刷紙は、仕上がりが美麗でない、印刷を逆刷りで行わなければならないので誤認するおそれがあるなどの問題点があり、またステッカーにより被写体にパターンを付するものは、金型が必要で生産性が劣るほか、小さな文字や複雑な文字には適用できないなどの問題点があるので、このような問題点を解決することを発明の課題とするものであって、本件発明の構成全体が一体となって、被写体に直刷りしたのと同様のパターンをワンタッチで転写印刷できる、剥離シート上に接着剤組成物を印刷しているにもかかわらず、印刷を例えばシルクスクリーン印刷で行っても印刷面にハジキ、ワレ、収縮、ヘコミ等を生じない、被写体に貼着後直ちに保護シートの剥離除去ができるので転写に要する時間が極めて短くてすみ、しかも転写操作に熟練を要しない、接着剤による印刷層とインクまたは塗料による印刷層とが実質状同一パターンであるので接着剤のはみ出しがない、事前に転写印刷シートや被写体を水やアルコールで湿潤させておく必要がないので水やアルコールに冒される被写体にも適用できる、印刷によって構成された層のみが転写されるため屋外耐候性、柔軟性、耐熱性など被写体の要求性能に応じた設計が可能となる、印刷のみによって得られた転写印刷シートであるため打ち抜きや余分なスペースを必要とせず、製法の簡素化、デザインの優位性がある、という効果を奏するものと認められる。
これに対して、引用例３には、その特許請求の範囲２に、「離型シート(6)の表面に熱可塑性樹脂を印刷塗布して適宜模様の溶着フイルム層(7)を形成し、更に該溶着フイルム層(7)の表面に塗料を同じく印刷塗布して装飾層(8)を積層し、吸湿性の転写シート(10)しに熱可塑性樹脂を印刷塗布して点状又は線状の転着層(11)を形成し、該転着層(11)を前記剥離シート(6)の装飾層(8)に重ね合せ、転写シート(10)を離型シート(6)に熱プレスして前記装飾層(8)及び溶着フイルム層(7)を離型シート(6)より転写シート(10)に転写することを特徴とする転写ワッペンの製造方法」が記載されている（別紙図面Ｃ参照）。
しかし、この製造方法によって製造された転写ワッペンは、その製造及び被写体への転写工程に関する説明（２頁右上欄１５行ないし左下欄１７行、第４～６図）からみて、転写シート(10)を線状または点状の転着層(11)を介して装飾層(8)に重ね合せるとともに、熱プレスによって溶着フイルム層(7)を離型シート(6)プより剥離し、その後被写体(12)に接当して熱プレスによって再転写されるものであって、本件発明の剥離シートを有していない点で本件発明と発明の構成を異にするものである。また、接着剤に界面活性剤を配合することが記載されていない点でも相違している。
また、甲第７号証刊行物には、「剥離可能な裏材シートと、中間層としての乾燥した分離層と、デザイン層でアクリル樹脂及び一種以上の顔料又は所望の電気的性質を有する物質を含有し、一種以上の印刷法で裏材シート上に適用されているデザイン層とからなり、９０°～１４０℃に加熱された耐熱性基材に鮮明で裡色しない装飾又は他のデザインを適用するための転写材において、該デザイン層のアクリル樹脂が、低融点成分としてマレイン酸樹脂、変性ロジン樹脂、環状ケトン縮合物又はシクロヘキサノン樹脂によって変性され、９０°～１４０℃の範囲の温度での基材上へのデザイン層の適用に際し溶解することなく粘着性になるように変性されており、更に該乾燥分離層が該裏材シートをシリコーンで被覆又は含浸させることにより形成されていることを特徴とする転写材」が記載され、併せて、デザイン層に裏材シート上の印刷を容易にする表面活性剤を含有させること、デザイン層組成物にグリセリルモノステアレートを添加すること等が記載されている点は認められる。
しかしながら、甲第７号証刊行物記載の転写材は、裏材シート上に直接一層のデザイン層を設けただけのもので、しかもデザイン層の上面から被着体に転写するものであり、また表面活性剤を含有するデザイン層も着色物質を６０重量％と多量に含むもので（２頁右欄１６行ないし４１行参照）、本件発明の接着剤組成物とは実質的に相違するものと認められる。
さらに、甲第７号証刊行物記載の表面活性材を引用例３記載の転写ワッペンに適用する起因ないし契機となりうるものも見当たらない。
次に、引用例１記載の転写材料は、前記のとおり本件発明とは層構成の形成順序が相違するほか、接着剤に配合する非イオン性表面活性剤及び陰イオン性表面活性剤についても、剥離シートの離型性保有面に鮮明で美麗なパターンを形成するためのものとは認められず、本件発明とは使用目的が相違する。
また、引用例２記載の感圧接着転写紙は、前記のとおり本件発明とは層構成の形成順序が相違し、接着剤に界面活性剤を配合する点について記載も示唆もない。
本件発明は当業者が容易に発明をすることができたという原告の主張は、各引用例記載のものを基礎として本件発明に容易に到達しえたとする論理付けが必ずしも明確でないが、各引用例のいずれにも、本件発明の技術的課題及びこの課題を解決するために採択した構成が開示されているとはいえず、構成全体が一体となって奏せられる効果も、各引用例に、昭和５３年実用新案出願公告第２２００６号公報、昭和５４年特許出願公告第３１４０５号公報、相原次郎ほか編著「印刷インキ技術」（株式会社シーエムシー１９８２年８月３０日発行）１２２頁ないし１２８頁、刈米孝夫著「界面活性剤の性質と応用 第二版」（幸書房昭和６３年７月２５日発行）８９頁ないし９６頁、２３０頁ないし２３４頁を併せ考慮しても、当業者が容易に予測できたとはいえない。
そうすると、本件発明が、各引用例及び甲第７号証刊行物記載のものに基づいて当業者が容易に発明をすることができたとすることはできず、したがって原告主張の特許無効理由３も理由がない。
<４> 以上のとおりであるから、原告が主張する理由及び証拠方法によっては、本件発明の特許を無効にすることはできない。
４ 審決の取消事由
審決は、本件発明の要旨の認定を誤った結果、本件発明の新規性及び進歩性を肯定したものであって、違法であるから、取り消されるべきである。
(1)本件発明は「物の発明」であるから、その製造方法は発明の構成要件ではない。現に、本件明細書の発明の詳細な説明には、「本発明の転写印刷シートは、Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄの層構成を有するものであり、（中略）通常はＡの側から各層を順に形成していくが、最終的にこの層構成が形成されていればよく、その形成順序を限定するものではない」（出願公告公報７欄２７行ないし３１行）ことが明記されている（もっとも、発明の詳細な説明の上記記載部分は、前記訂正審決によって削除されたが、これによって本件発明が「製造方法が限定された物」に変わったわけではない。）。また、被告は、出願当初の明細書の発明の詳細な説明に存在した層構成の形成順序が一定であることを前提とした記載（甲第１２号証の３頁左上欄１９行ないし右上欄１６行）を、手続補正によって削除している。そして、本件明細書には、製造方法を限定することの目的、あるいは、製造方法を限定することによって奏される作用効果は、全く記載されていない。
したがって、「層構成の形成順序に関する記載を含めて、（中略）特許請求の範囲に記載されたとおりのものが本件発明の要旨というべきである。」とした審決の判断は誤りである。
(2)そして、引用例１記載の転写材料は、本件発明の剥離シートＡに当たる「挿入用紙」（２頁左欄３２行）、本件発明の印刷層Ｂに当たる「図を覆っている或は図と実質的に符号している感圧性接着剤」（引用例１の３頁右欄２０行ないし３４行には、この接着剤に「表面活性剤を配合することが明記されており、「表面活性剤」が「界面活性剤」であることは当業者に自明であるから、引用例１には「界面活性剤を配合した接着剤組成物」が開示されている。）、本件発明の印刷層Ｃに当たる「印刷インキの図」、本件発明の保護シートＤに当たる「担体シート」を具備しているから、引用例１記載のものが本件発明と同一の構成を有することは明らかである。
また、引用例２記載の感圧接着転写紙は、本件発明の剥離シートＡに当たる「可剥紙５」、本件発明の印刷層Ｂに当たる「感圧性接着剤層４」、本件発明の印刷層Ｃに当たる「転写絵柄の印刷層３」、本件発明の保護シートＤに当たる「台紙１」を具備しているから、引用例２には、本件発明が要旨とする４層の層構成がことごとく記載されている。ただし、引用例２には、その「感圧性接着剤層４」に界面活性剤を配合することは記載されていないが、この「感圧性接着剤層４」は印刷によって形成されるものであるところ、印刷インクに界面活性剤を配合して印刷適性の向上を図ることは、引用例１に示されているとおり、本件発明の特許出願前の周知技術である。したがって、引用例２記載の発明において、「感圧性接着剤層４」の組成物に界面活性剤を配合することは単なる設計事項にすぎない。
なお、本件発明が奏する作用効果は、引用例１及び引用例２記載のものが奏する作用効果と実質的に同一である。
したがって、層構造の形成順序が本件発明の構成要件であることを前提として、原告の主張する特許無効事由１及び特許無効事由２は理由がないとした審決の認定判断は、いずれも誤りである。
(3)仮に、層構造の形成順序が本件発明の構成要件であるとしても、引用例３記載の転写ワッペンの製造方法は、本件発明の剥離シートＡに当たる「離型性シート(6)」、本件発明の印刷層Ｂに当たる「溶着フイルム層(7)」、本件発明の印刷層Ｃに当たる「装飾層(8)」、本件発明の保護シートＤに当たる「転写シート(10)」を、この順序で形成するものであるから、本件発明の構成と同一であることは明らかである。この点について、審決は、引用例３記載の転写ワッペンは「本件発明の剥離シートを有していない」と認定しているが、上記「離型シート(6)」が、転写ワッペンを構成するものであり、ワッペンを衣服等に貼着するに先立って剥離されるものであるから、本件発明の剥離シートＡに相当することに疑問の余地はない。
なお、審決は、引用例３に「接着剤に界面活性剤を配合することが記載されていない点」を本件発明との相違点としている。しかしながら、接着剤に界面活性剤を配合することは、ほとんど例外なく行われている慣用技術であって、このことは引用例１、甲第７号証刊行物、昭和５４年特許出願公告第３１４０５号公報あるいは前記「印刷インキ技術」等から明らかである。この点について、審決は、甲第７号証刊行物の表面活性剤を引用例３の転写ワッペンに適用する起因ないし契機となりうるものも見当たらないと説示するが、引用例３記載の発明はスクリーン印刷を採用しうるものであるところ（２頁左上欄１７行以下参照）、スクリーン印刷の接着剤あるいはインキに消泡剤としてシリコンを添加することは常套手段であり（本件出願公告公報７欄３５行ないし３７行）、かつ、シリコンは本件発明が要旨とする界面活性剤に含まれるのであるから（同公報６欄３５行ないし７欄１４行）、審決の上記説示は当たらない。また、審決は、引用例１記載の接着剤に配合される非イオン性表面活性剤及び陰イオン界面活性剤は本件発明とは使用目的が相違すると説示するが、接着剤に界面活性剤を配合する目的が、少なくとも消泡あるいはレベリング効果を得るためであることは周知であり、それによって剥離シートの離型性保有面に鮮明で美麗なパターンを形成しうることは当然である。
したがって、引用例３に界面活性剤の記載がないことをもって本件発明の容易推考性を否定し、原告主張の特許無効理由３も理由がないとした審決の認定判断は誤りである。
第３ 請求原因の認否及び被告の主張
請求原因１（特許庁における手続の経緯）、２（本願発明の要旨）及び３（審決の理由の要点）は認めるが、４（審決の取消事由）は争う。審決の認定判断は正当であって、これを取り消すべき理由はない。
１ 原告は、本件発明は「物の発明」であるからその製造方法は発明の構成要件ではないと主張する。
しかしながら、特許請求の範囲のカテゴリーを「物」、「方法」あるいは「物を生産する方法」のいずれとするかは、出願人が自由に決めうることであって、カテゴリーによって発明の要旨が決定されるわけではない。発明の要旨は、発明の構成に欠くことができない事項として特許請求の範囲に記載された技術的事項に基づいて決定すべきものであるから、「層構成の形成順序に関する記載を含めて、（中略）特許請求の範囲に記載されたとおりのものが本件発明の要旨というべきである。」とした審決の判断に、何ら誤りはない。
特に、印刷とは液状のインクによって形成したミクロン単位の極薄の液膜パターンを乾燥あるいは硬化させて被膜パターンとすることであって、本件発明の転写印刷シートの層構成も、その要旨とする形成順序によらなければ得ることができないから、原告の前記主張は失当である。
２ 層構成の形成順序が本件発明の必須要件である以上、引用例１及び２記載のものの構成が、いずれも本件発明の構成と異なることは審決の認定判断のとおりである。
したがって、層構造の形成順序が本件発明の構成要件であることを前提として、原告の主張する特許無効事由１及び特許無効事由２は理由がないとした審決の認定判断には、何らの誤りもない。
３ 原告は、引用例３記載の離型シート(6)が本件発明の剥離シートＡに相当することに疑問の余地はないと主張する。
しかしながら、引用例３記載の離型シート(6)は転写ワッペンの製造工程中に除去されるものであり、離型シート(6)を除去したものが引用例３記載の発明が目的とする転写ワッペンであるから、引用例３記載の転写ワッペンは「本件発明の剥離シートを有していない」とした審決の認定に誤りはない。
また、原告は、接着剤に界面活性剤を配合することはほとんど例外なく行われている慣用技術であると主張する。
しかしながら、引用例３に界面活性剤に関する記載も示唆もないことは事実であり、原告が援用する刊行物は、本件発明の構成とは何らの関係もない場において界面活性剤の記載が存在することを示すにすぎない。
したがって、原告主張の特許無効理由３も理由がないとした審決の認定判断に誤りはない。
第４ 証拠関係
証拠関係は、本件訴訟記録中の書証目録記載のとおりであるから、これをここに引用する。
理由
第１ 請求原因１（特許庁における手続の経緯）、２（本件発明の特許請求の範囲）及び３（審決の理由の要点）は、当事者間に争いがない。
第２ そこで、原告主張の審決取消事由の当否を検討する。
１ 成立に争いのない甲第２号証（特許出願公告公報）によれば、本件明細書には、本件発明の技術的課題（目的）、構成及び作用効果が次のように記載されていることが認められる（別紙図面Ａ参照）。
(1)技術的課題（目的）
本件発明は、被写体に、直刷りした場合と同様のパターンをワンタッチで転写印刷しうる転写印刷シートに関する（１欄２１行ないし２３行）。
従来、転写印刷紙としては水転写タイプのものとアルコール転写タイプのものが知られ（１欄２５行、２６行）、転写印刷紙ではないが、ステッカーも被写体にパターンを付する目的で広く普及しており（２欄２５行、２６行）、このステッカーを発展させたものに抜き文字ステッカーがある（３欄１１行、１２行）。
しかし、水転写タイプの転写印刷紙は、転写紙または印刷層のスライド操作に際し、印刷膜が崩れるおそれがある等の問題点があり（３欄２４行ないし３５行）、アルコール転写タイプの転写印刷紙は、被写体と一定強度以上の接着力を有するようになるまでに時間が長くかかること等の問題点がある（３欄３６行ないし４欄２行）。また、通常のステッカーは、印刷パターンより広い面積のシートが残るので美麗さを欠くこと等の問題点があり（４欄３行ないし７行）、抜き文字ステッカーは、文字抜きを行う金型が多数必要となるので金型代がかさむこと等の問題点がある（４欄７行ないし１３行）。
本件発明は、このような従来の問題点を根本的に解決することを技術的課題（目的）とするものである（４欄１４行、１５行）。
(2)構成
上記課題を解決するために、本件発明は、その特許請求の範囲記載の構成を採用したものである（１欄２行ないし９行）。
本件発明は、剥離シートＡの離型性保有面に、まず界面活性剤を配合した接着剤組成物による所定のパターン（文字、図形、模様など）の印刷層Ｂを設け（４欄４４行ないし５欄３行）、その接着剤組成物印刷層Ｂ上に、それと実質状同一パターンを描くようにインクによる単色または多色の印刷層Ｃを設ける（８欄１２行ないし１４行）。そして、印刷層Ｃの上から、上記パターンよりも広い面積を覆う剥離可能な保護シートＤを貼付等の手段により設けることによって、転写印刷シートの製造が完了する（８欄２７行ないし３１行）。
接着剤組成物の剥離シートＡ上への印刷は、各種平凹刷印刷によっても行われるが、シルクスクリーン印刷（スクリーン印刷）によることが多い。シルクスクリーン印刷を行うときは、印刷工程における発泡を防止するためしばしば消泡剤その他の添加剤を混和することが多く、これは印刷面のハジキ、ヘコミの原因となりやすい。しかしながら、特定量の界面活性剤を配合することにより、この種のトラブルは回避される（７欄３２行ないし４０行）。
本件発明の転写印刷シートはＡ／Ｂ／Ｃ／Ｄの層構成を有するものであり、通常はＡの側から各層を順に形成していくが、最終的にこの層構成が形成されていればよく、その形成順序を限定するものではない（８欄４２行ないし９欄２行。ただし、成立に争いのない甲第３号証（審決）によれば、上記記載部分を削除する訂正を認める審決が、平成７年３月１５日付けでなされたことが認められる。）。
(3)作用効果
本件発明によれば、<１> 被写体に鮮明で美麗なパターンをワンタッチで転写印刷できる、<２> 印刷を例えばシルクスクリーン印刷で行っても、印刷面にハジキ、ワレ、収縮、ヘコミ等を生じない、<３> 転写に要する時間が極めて短くてすみ、しかも転写操作に熟練を要しない、<４> 接着剤組成物のはみ出しがない、<５> 水やアルコールの冒される被写体にも適用できる、<６> 被写体の要求性能に応じた設計が可能となる、<７> 製法の簡素化、デザインの優位性がある等の優れた作用効果が奏される（１３欄２３行ないし１４欄１７行）。
２ 本件発明の要旨認定について
原告は、本件発明は「物の発明」であって、その製造方法は発明の構成要件ではないから、「層構成の形成順序に関する記載を含めて、（中略）特許請求の範囲に記載されたものが本件発明の要旨というべきである」とした審決の判断は誤りであると主張し、これに対し、被告は、発明の要旨は、発明の構成に欠くことができない事項として特許請求の範囲に記載された技術的事項に基づいて決定すべきものであるから、審決の上記判断に誤りはない旨主張する。
特許発明は、「物の発明」と「方法の発明」とに大別される（特許法２条３項等）が、ここに「物の発明」とは、技術的思想の創作が物の形で具体的に表現され、かつ経時的要素を要しないものというべきところ、本件発明は、発明の名称を「転写印刷シート」とするものであること、本件発明の特許請求の範囲には、層の形成順序が記載されているが、特許請求の範囲の記載に前記１認定の本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌すると、本件発明は剥離シートＡ、印刷層Ｂ、印刷層Ｃ及び保護シートＤの４つの構成要素がその順序で配置され層構成を形成している転写印刷シートであり、「物の発明」の範疇に含まれるというべきである。
ところで、特許発明が特許法２９条１項に定める特許要件を具備するかの判断に当たっては、当該発明を同項所定の発明と対比するために当該発明の要旨を認定する必要がある。そして、その要旨の認定は、特許請求の範囲の記載に基づいてなすべきところ、「物の発明」において特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているときは、その発明は、全体としてみれば、製造方法の如何にかかわらず、最終的に得られた製造物であって、記載された製造方法は、便宜的になされた最終的な製造物を特定する一手段にすぎないというべきである。したがって、当該発明の要旨は、特許請求の範囲に記載された製造方法によって製造された物に限定されないことが明らかである。
これを本件発明についてみると、その特許請求の範囲には、前記のとおり層構成の形成順序（すなわち、離型性シートＡの特定面に、印刷層Ｂ、印刷層Ｃ及び保護シートＤを、この順序で設けるべきこと）が記載されているが、この形成順序を「物の発明」である本件発明の必須要件と解することはできず、本件発明の要旨は、あくまで、結果として得られる離型性シートＡ、印刷層Ｂ、印刷層Ｃ及び保護シートＤの４要素が、Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄの順序で配置されている転写印刷シートの構造であると解すべきである。本件明細書の発明の詳細な説明に存した「本発明の転写印刷シートは、Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄの層構成を有するものであり、（中略）通常はＡの側から各層を順に形成していくが、最終的にこの層構成が形成されていればよく、その形成順序を限定するものではない」（特許出願公告公報７欄２７行ないし３１行）という記載を削除する訂正を認める審決がなされたことは、上記判断を左右するものでない。
したがって、「層構成の形成順序に関する記載を含めて、（中略）特許請求の範囲に記載されたとおりのものが本件発明の要旨というべきである。」とした審決の判断は、明らかに誤りである。
３ 本件発明と引用例１記載の発明との対比について
成立に争いのない甲第４号証によれば、引用例１記載の発明は名称を「転写材料」とする発明であって、引用例１には、
ａ 「本発明は（中略）張力をかけたときには容易に伸張することができる透明或は半透明の１枚のフイルムから成立つ担体シートから成り、この担体シートには印刷インキで図がっけられ、（中略）薄い一層の感圧接着剤が前記図と合致して或は印刷した側の担体シートの印刷域の全体にわたってつけられており、前記図と担体シートとの間の接着は担体シートの範囲でこれを局部的に伸長することにより弱めることができ、感圧接着剤は５０ 1b/in2下の圧力の下では殆んど接着性がない転写材料を提供するものである。」（１頁右欄３３行ないし２頁左欄７行）
ｂ 「本発明転写材料はかなりの圧力がかけられない限りその感圧接着剤がこれと接触状態にある他のものへくっつかないので取扱い易い。従って接着面に半永久的に貼りつけられた保護用シートを用意する必要はない。実際には転写材料に例えばシリコン処理をした挿入用紙を間にはさむことが望ましいが、この紙は接着層に対してかたく接着することはなくそれ自身の重みではなれるのが普通である。」（２頁左欄２８行ないし３４行）
ｃ 「使用したいときにこれを転写すべき面へ当てがって担体の裏から５０lb/in2以上の圧力をかけるだけで済む。このようにすると図は支持体シートからはなれて前記面へ接着する。」（２頁左欄３８行ないし４１行）
ｄ 「接着剤を印刷図の上にだけつけ、且これと正しく整合をとってつければ、接着剤が転写された図にふちを形成し汚れを吸収するような危険はない。」（２頁左欄４５行ないし４７行）
ｅ 実施例の説明として、「高圧に感じる接着剤を次のようにして配合する。（中略）非イオン性表面活性剤１．２部陰イオン性表面活性剤０．３部 （中略）これをスクリーン法によって印刷し蒸発して乾かす。得られた層は非常に粘着性が低いものである。（中略）この接着剤は（中略）はなれ易く、接着性に優れ、且細部のまわりからきれいにきり取れる。」（３頁右欄２０行ないし３９行）
と記載されていることが認められる。
上記のような引用例１の記載事項と本件発明とを対比してみると、引用例１記載の「担体シート」は、ａ及びｃの記載から本件発明の「保護シートＤ」に当たり、引用例１記載の「図」は、ａに記載されているようにインキで印刷されるものであるから本件発明の「インクによる印刷層Ｃ」に当たることが明らかであるし、引用例１記載の「感圧接着剤」が、ａ、ｄ及びｅの記載から本件発明の「界面活性剤を配合した接着剤組成物による印刷層Ｂ」に当たることも明らかである（「表面活性剤」は「界面活性剤」と同義である。）。そして、上記の記載を総合すれば、引用例１記載の転写材料は、「担体シート」、「図」及び「感圧接着剤」を、この順序で配置してなるものであって、このことは、前掲甲第４号証によって認められる「張力を与えると容易に延伸できる透明又は半透明なフイルムのシートよりなる担体シートとこの担体シートにより保有された印刷インキの図（中略）と、前記担体シート上の被覆として適用された而も前記図を覆っている或は図と実質的に符合している感圧接着剤（この接着剤は高粘着性感圧接着剤と非粘着性成分との混合物よりなり、而も約５０lb/in2より小さい圧力下での低粘着性と約５０lb/in2以上の圧力下での実質的な粘着性とを有する）とよりなり、（中略）感圧接着剤は、前記担体シートに約５０lb/in/2以上の圧力を加えて前記インキ図を、そっくりそのまま何の破損もなしに、転写表面に移動させるのに役立ち」（４頁左欄１２行ないし右欄１１行）という特許請求の範囲の記載からも疑いの余地がないところである。
さらに、前記ｂに記載されている「挿入用紙」は、「感圧接着剤がこれと接触状態にある他のものへくっつ」くことを防止するためのものであり、「この紙は接着層に対してかたく接着することはな」いものであるから、本願発明の「離型シートＡ」に相当するということができる。
そうすると、引用例１には、「担体シート」、「図」、「感圧接着剤」及び「挿入用紙」を、この順序で配置した転写材料の構成が開示されていることになるが、この構成は、本願発明が要旨とする「離型シートＡ」、「界面活性剤を配合した接着剤組成物による印刷層Ｂ」、「インクによる印刷層Ｃ」及び「保護シートＤ」をこの順序で配置する構成を、反対側から表したものにほかならず、本件発明の構成と引用例１に開示されている構成とが同一であることは明らかである。
４ したがって、層構成の形成順序が本件発明の必須要件であることを前提として、本件発明は引用例１記載の発明であるとすることはできないとした審決の認定判断は、誤りである。
５ 以上のとおりであるから、その余の審決取消事由について検討するまでもなく、原告の主張する理由及び証拠方法によっては本件発明の特許を無効にすることはできないとした審決には、その結論に影響を及ぼすことが明らかな違法があり、これを維持することはできない。
第３ よって、審決の取消しを求める原告の本訴請求は正当であるからこれを認容することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法７条、民事訴訟法８９条を適用して、主文のとおり判決する。
（裁判長裁判官 竹田稔 裁判官 春日民雄 裁判官 持本健司）
別紙図面 Ａ
第１図は剥離シートＡ上に界面活性剤配合接着剤組成物による所定のパターンの印刷層Ｂを設けた状態を示した模式断面図である。第２図は本発明の転写印刷シートの一例を示した一部切欠き斜視図、第３図はその模式断面図、第４図はその分解図である。
Ａ…離型性を有する剥離シート Ｂ…界面活性剤配合接着剤組成物による印刷層 Ｃ…インクによる印刷層 Ｄ…保護シート
<省略>
別紙図面 Ｂ
１…台紙 ２…保護層 ３…転写絵柄の印刷層 ４…感圧性接着剤層 ５…可剥紙
<省略>
別紙図面 Ｃ
６…離型シート ７…溶着フイルム層 ８…装飾層 ９…植毛10…転写シート 11…転写シート 12…被写体
<省略>